原來臨時案可以這樣玩

美國臨時案是一種可以不用正式文件就可以取得申請日及申請號的制度,用途在於便利申請人搶早申請日,畢竟申請日影響了審查基準日及專利權起始日。

 
但是,臨時案需要在一年內轉為正式案,或者提PCT案主張臨時案作為優先權基礎案,這個臨時案才不會視為放棄(abandoned),並且臨時案會隨著正式案的公開而公開(參照35 U.S. C § 111)。所謂的視為放棄,是指無法再以臨時案來轉正式案,這個臨時案的資料及歷程依舊存在於USPTO的系統。
 
這些都是在美國的情況。
 

不轉正式案,作為國際優先權的效力?

如果美國以外的其他國家的專利申請案要主張美國臨時案作為優先權基礎案,而且申請人同時也不打算將美國臨時案轉為正式案,那其他國家的優先權會如何?
 
臨時案不轉正式案會視為放棄故無疑問,但他國的優先權效力會受到影響嗎?
 
按照台灣專利審查基準第一篇第七章第1.2節:
『優先權基礎案只要於受理國家或國際組織合法取得申請日,即可據 以主張優先權。縱該優先權基礎案經撤回、拋棄、不受理或核駁,亦不影響後申請案之優先權主張。』
美國澳洲臨時申請案,雖非正式專利申請案,仍得被後申請案據以主張優先權。』 
 
依照台灣的情況,因為沒有提到是不是限制臨時案須在日後轉為正式案才能主張,解釋上是可以主張「沒有轉成正式案的臨時案」作為優先權基礎案。
 

台灣專利的優先權優勢?

曾經某任智慧財產局的局長說過,台灣專利的優勢在於「便宜,適合作為第一國申請案,讓大家來台灣申請取得申請號及申請日之後,去國外主張台灣專利申請案作為優先權基礎案。
 
一個台灣專利申請需要多少費用?
一般的正式說明書會找事務所撰稿,所以會衍生事務所服務費,是以撰寫一個正式的官方說明書來計算費用。
 
如果我們用撰稿費和官方規費來計算成本,如下:(先不算實體審查費NT$7,000及後續答辯與維護費用)
 
專利申請費(NT$3,500) + 事務所服務費 (NT$20,000) ,總計NT$23,500
 

一個美國臨時案需要多少費用?

由於美國臨時案的說明書不限制形式,任何投影片或詳細文件都可以提申。
一般申請人委請事務所提申時,只會請事務所工程師檢查一些形式的東西,例如刪除商標、調整格式等等,這部分是事務所的免費服務,事務所工程師一般也不會收到點數,屬於工商服務。因此,申請人付出的成本只有官方規費
 
查了一下USPTO 2025/04/17生效的費用版本
美國臨時案的收費為:
Fee code 37 CFR §   Description Fee Small entity fee Micro entity fee
1005/2005/3005 1.16(d) Provisional application filing fee 325.00 130.00 65.00
按照目前美金匯率1美元兌32.07新台幣,也就是說,
美國臨時案的成本是:
大實體:NT$10,423
中實體:NT$  4,169
小實體:NT$  2,085
 
這樣看起來是不是很便宜?
 

國際優先權主張:台灣專利申請成本 v.s. 美國臨時案成本

以優先權的觀點來說,若企業考慮多國布局,在搶先申請日的觀點來看,不一定非得要優先取得台灣申請案來當作他國優先權案,特別是打算在台灣、美國以外的國家布局的情況。
 
舉例來說,申請人考慮的是日本、韓國、歐洲,那麼就可以先花320美金以臨時案搶先申請日,再委請事務所撰寫其他國家的正式案。
 
不過,事務所一般還是會先寫中文稿供發明人校稿,再後續翻譯成他國語言。所以,成本包括中文稿的撰稿服務費NT$20,000及後續的翻譯費。
 
想辦法節省成本的話,第一稿就以英文稿來撰寫,就可以少一段英譯的翻譯費用。
 
需注意的是,若其他國家也同樣是「該優先權基礎案經撤回、拋棄、不受理或核駁,亦不影響後申請案之優先權主張」,才能放心的拿臨時案來作為他國優先權基礎案。
 
常見的操作態樣
在時間上急迫的時候,申請人可以考慮先提臨時案,優先取得最早的申請日。在一年內(臨時案視為放棄的期限內),提申台灣申請案。此時有兩種態樣:
  1. 臨時案作為台灣案(以及美國以外的他國案)的優先權基礎案;或者
  2. 臨時案和台灣案作為他國(不含美國)申請案的優先權基礎案。
1的情況,因為台灣案已主張臨時案作為優先權,因此台灣案不得再為他國案的優先權基礎案。
 
2的情況,作用上類似把台灣案當作臨時案的正式案,畢竟他國申請案確實同時擁有臨時案的搶先日期和正式案的說明書內容,所以有些人會用不太恰當的表達方式說成是,「把美國臨時案轉為其他國家的正式案」這種說法。但我個人認為,這只是各國制度化學反應恰巧可以這樣操作,而不是有明確的制度規定,可以把美國臨時案轉成我國正式案的這種規範。
 
原理上,只要是他國專利法規允許「該優先權基礎案經撤回、拋棄、不受理或核駁,亦不影響後申請案之優先權主張」的情況,同時以臨時案及台灣案作為美國以外的他國申請案的優先權基礎案,亦無不可
 

提申臨時案的建議

大部分申請人都是以任意形式的文件提交臨時案,除了是為了節省事務所費用,也是為了節省時間。不過,還是建議在臨時案提交至少一個claim,以防未來在認定後案是否被臨時案支持的時候,可以有個基本的比對基礎。

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